发明专利非正常申请的识别与处理

引言

现阶段部分企业和单位为追求专利数量，以不正当的手段获取专利奖励，产生大量低质量的专利申请，严重冲击我国专利审查体系。国家知识产权局日前发布《关于规范申请专利行为的办法（征求意见稿）》公开征求意见，以对各类非正常申请专利行为的表现形式归纳，对各种非正常申请进行清楚的界定，以更好保障相对人的合法权益。

国家知识产权局对于非正常申请关注度越来越高，本文介绍了发明专利非正常申请分类介绍了其在实践中的主要表现形式，以此为基础探讨了正常专利申请过程中如何避免被误判断为非正常申请、以及相关法律救济手段。

1.1 非正常申请判断依据

国家知识产权局于2007年10月1日起施行《关于规范专利申请行为的若干规定》(第45号)，其中首次提“非正常申请”，其后国家知识产权局于2017年4月1日起施行《关于规范专利申请行为的若干规定》 (第75号)中，对“非正常申请”确认进行进一步修改，具体判定内容如下：

（一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；

（二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；

（三）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；

（四）同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；

（五）同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；

（六）帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

与《45 号令》相比，《75 号令》中主要新增了第（三）、（四）、（五）规定，即间接规定了 “非正常申请”的基本类型。除第五项、第六项外， 与发明专利有关的非正常申请包括 ：内容明显相同的专利申请（“一案多报”）、明显抄袭现有技术的专利申请（“明显抄袭”）、不同材料、组分、配比、部件等简单替换 或者拼凑的专利申请（“东拼西凑”）、实验数 据或者技术效果明显编造的专利申请（“弄虚作假”）四种。

1.2  一案多报

现有实践中，还出现了由于递交程序失误，导致案件重复递交，而在先申请没有主动撤回，从而出现误判断为非正常申请。

1.3 明显抄袭

提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请。直接下载网络上已有图片，作为外观设计递交；参考多份申请文件，简单拼凑组合并且没有产生新的技术效果；替换式抄袭，单纯材料的替换、改变要素关系且所产生的技术效果与现有技术相同或相似、抄袭现有专利附图。

例如【现有申请A】权利要求：一种油桶，包括桶体和提手，其特征在于：桶体上设置有可观测到内部油品的透明部分。【现有申请B】权利要求：一种水桶，包括包括桶体和桶盖，其特征在于：桶盖上设置有防溢出装置。【递交申请】权利要求：一种水桶，包括包括桶体、提手和桶盖，其特征在于：桶体上设置有可观测到内部油品的透明部分，桶盖上设置有防溢出装置。

1.4 东拼西凑

提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请。例如：不同材料简单替换或者拼凑，不同组分、配比简单替换或者拼凑，以不同中药为原料提交了多件保健食品专利，各申请的区别仅在于某几种中药的简单替换，而无针对性的原理分析。

例如：【递交申请A】权利要求：一种油桶材料，其特征在于：包括100质量份的材料1、90质量份的材料2、80质量份的材料3和10质量份的材料4。【递交申请AB】权利要求：一种油桶材料，其特征在于：100质量份的材料1、90质量份的材料2、70质量份的材料3和20质量份的材料5。

1.5 弄虚作假

提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请，多出现在医药、化工领域的发明专利。例如：中药领域的发明专利申请，主题均为治疗某种病症的中药制备方法，对病症的描述均不属于医药领域的科学术语，针对每种病症，试验案例相同，临床疗效全部为定性描述；发明人涉及领域广泛或超出企业营业范围内领域，明显不符合个人研发能力，背离科技研发的客观规律，同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请。

2. 非正常申请处理方法

《关于规范专利申请行为的若干规定》中明确提出：应充分重视非正常申请的发现、上报和同领域审查部门间的通报，建立良好沟通机制，要有专人负责收集线索和上报工作。同领域审查标准、执行一致，从异常申请判断方法出发，综合判断是否属于异常申请，并报国家知识产权局专利局审查业务管理部进行业务指导。

在实际操作中，专利局采取“机检”与“人判”相结合的方式判断是否是非正常申请。即在初审时利用智能检索系统为每件申请打分，凡是具有一定星级机检推送报告的申请，均属于疑似低质量申请，并将这些申请推送给相关的初审审查员进行判断，如果判断为非正常申请，则发出《非正常申请初步认定通知》通知申请人放弃或者进行意见陈述；如果难以判断，则标注后进入实审程序，由实审审查员按照原则进行实审：尽量选择简明易行的处理方式，力争尽快结案，尽量避免出现复杂的处理结果。

以笔者经验《非正常申请初步认定通知》中并不会附上审查员联系电话，所以不存在与审查员电话讨论的过程。针对《非正常申请初步认定通知》，若是误伤，申请人或代理人正常陈述理由进行答复即可；若确有不合规定之处，属于前述(一)和/或(二)的情形，建议全部撤回；如果这些申请属于前述(三)和/或(四)的情形，建议保留其中的一件或者逐件地进行意见陈述。

3. 避免非正常申请手段

除了秉承诚实守信原则、不盲目追求专利数量进行正常新申请递交，而对于专利申请大户、大型代理机构，难免会由于管理或人为的失误造成重复或相似申请，为了避免误伤，还可以注意以下几个方面：

申请递交阶段：

1）避免以同一发明人递交过多新申请。部分企业中发明人均为企业实际管理者或研发部门管理者，而不是实际发明人，从而造成同一发明人递交明显过多的新申请文件。

2）避免递交明显不符合企业经营范围的新申请。部分企业法人同时经营多个涉及不同领域的公司，在申请过程中，将涉及A领域的A公司的研发成果以涉及B领域的B公司的名义递交，这样有可能会落入不符合申请人经营范围的新申请。

3）同一发明人的多件相似申请避免同一代理人进行撰写。同一发明人的多件相似申请本身具有一定的相似性，由于代理人个人用词习惯和思维方式固化，从而撰写用词相似性导致增加系列相似方案的相似度，增加“机检”判断非正常申请的可能性。

意见陈述阶段：

1）针对相似方案，可以通过比对相关申请之间的技术方案、区别技术特征、技术效果、实施方式、实例中的数据，结合申请的内容，论述相关技术领域的改进特点。

2）针对法律价值，可以通过强调缺乏单一性，无法合案申请，申明没有提交非正常申请的动机。

3）针对经济价值，可以通过具体论述每一专利申请在相应领域的经济价值，强调专利布局的目的就是为了保障专利权人的利益，符合专利法的立法宗旨。

总结：

尽管非正常申请的主要是避免低质量的恶意申请，情节严重时，才会处罚相应的代理机构，但情节较轻，同样也会使得申请人受到损失、产生不必要的答复劳动，所以申请人或代理师在处理类似申请或者系列申请时，务必要谨慎应对，尽可能避免前述(一)至(六)的行为。